El patentamiento de un invento es un proceso complejo, siendo la solicitud ante la autoridad uno de los puntos más importantes pues con ella se acciona el aparato legal para proteger y monopolizar la tecnología. Sin embargo, durante la investigación y desarrollo del invento, la reserva y confidencialidad de toda información es esencial con el fin de no soslayar la novedad requerida para la concesión del derecho de exclusiva o el derecho preferente de quien lo peticiona.
La novedad establece que la invención no esté comprendida dentro del estado de la técnica, es decir, que no haya sido accesible al público por ningún medio (escrito, oral, etc.); sin ésta una patente no podría acceder a registro. Así el artículo 16 de la Decisión Andina 486 establece que «(…) El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida».
El derecho preferente al registro, proviene del principio «prior in tempore potior in iure» (primero en el tiempo, mejor en el derecho), es decir, adquiere la protección quien llega primero al registro, tal y como sucede cuando se presenta una solicitud de patente.
En ese sentido, para un inventor toda divulgación se convierte en un tema crucial que merece cuidado por el impacto que ocasionaría en la protección legal de la invención a su favor. La legislación peruana contempla dos instituciones destinadas a frenar los efectos jurídicos adversos respecto de las revelaciones de las invenciones:
- Divulgación Inocua. Efectuada por el inventor, un tercero o por la Oficina en contravención con el ordenamiento legal desde el año precedente a la fecha de la solicitud o prioridad. El artículo 17 de la Decisión Andina 486 establece que: «(…) no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.»
- Certificado de Protección. Referido a los proyectos de invención que, por las circunstancias, el inventor domiciliado en el país se ve en la imperiosa necesidad de divulgar la invención o proyecto. Este certificado otorga al peticionario el plazo de un año para presentar la solicitud de patente u otro privilegio conforme lo prescribe el artículo 41 del Decreto Legislativo 1075: «Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga en estudio un proyecto de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, podrá solicitar un certificado de protección que la Dirección competente le otorgará por el término de un (01) año.»
A primera vista, el inventor o peticionario de una patente podría utilizarlos indistintamente ya que ambas figuras legales están destinadas a contrarrestar los efectos producidos por la publicación o divulgación de una invención, no obstante, su utilización obedece a diferentes situaciones debido a sus características.
Con el certificado de protección únicamente se asegura el mejor derecho o derecho registral preferente durante el plazo de un año; mientras que la divulgación inocua anula el impacto generado por la revelación durante el plazo de un año y, por consiguiente, dispensa la falta de novedad.
Además, el período de gracia por divulgación inocua sólo se activa cuando la divulgación haya sido efectuada por: 1) el inventor; 2) la Oficina en contravención de la ley; y, 3) un tercero que haya conocido de la invención por el inventor directa o indirectamente; con lo cual es errado presumir que cualquier divulgación hecha durante el año precedente a la presentación de la solicitud es inocua. De estos presupuestos se desprende, como regla, que dichas revelaciones deben provenir del inventor o su causahabiente, sin embargo, se observa que el presupuesto 2) establece que también la publicación realizada por una oficina en contravención a la ley está comprendida dentro del período de gracia, contrario sensu, la publicación de una solicitud de patente efectuada por una oficina en un procedimiento regular, cuya prioridad no ha sido debidamente reivindicada no es inocua, ergo, será un antecedente relevante que afectará la concesión del derecho (Interpretación Prejudicial 35-IP-2018 de fecha 11 de mayo de 2018). Consecuentemente, para invocar la divulgación inocua es preciso: 1) identificar al divulgador; y, 2) identificar la forma en que se produjo la divulgación. Resulta cuestionable si la divulgación producida a raíz de un espionaje comercial, la comisión de un delito o cualquier conducta anticompetitiva merecería la aplicación del período de gracia, por lo que se tendría que verse caso por caso.
Por otro lado, el certificado de protección sólo garantiza el derecho preferente del peticionario domiciliado en el Perú cuando considere potencial o cierta la divulgación de su proyecto de invención, con lo cual sería perfectamente posible que afecte la novedad pero garantice una preferencia en el derecho para el solicitante de dicho certificado. Esta falta de novedad podría ser cubierta con el período de gracia por divulgación inocua de manera complementaria. No olvidemos que el ejercicio de la preferencia registral del certificado de protección no es de pleno derecho sino que debe ser solicitada ante la autoridad competente (i.e. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI) anexando, entre otros documentos, la descripción del proyecto de la invención clara y completa a fin de que una persona versada en la materia pueda ejecutarla (artículo 42 literal c) del Decreto Legislativo 1075). Lo que resulta cuestionable del certificado de protección son precisamente los requisitos de claridad y ejecutabilidad de la invención al ser muy probable que el «proyecto de invención» carezca de estos al no estar concluido, es más, la constatación de dichos requisitos resulta subjetiva ya que la norma no establece una etapa de examen técnico para determinar el cumplimiento de la claridad que permita ejecutar la tecnología a un versado en la materia. Por último, el artículo 44 del Decreto Legislativo 1075 estipula que el año de protección del certificado permite solicitar privilegios, no restringiéndose únicamente a patentes y permitiendo extender la protección a diseños industriales, por ejemplo.
Como se puede apreciar, las dos instituciones legales versan sobre la revelación o divulgación y ambas pueden coexistir y complementarse perfectamente entre sí según sea el caso.
Alexander Trujillo 