El título expresa una pregunta que los solicitantes se hacen al momento de recibir una Resolución del INDECOPI (Oficina de Registro de Propiedad Intelectual de Perú, en adelante la Oficina) que deniega un registro de marca cuando, supuestamente, se ha presentado la solicitud con diligencia. Si bien la concesión de un registro de marca se da luego de una evaluación por parte de la Oficina, en el presente artículo voy a resaltar un ejercicio de análisis que los solicitantes marcarios deberían realizar, por lo menos, si deciden prescindir de la asesoría legal de un experto.
Muchas personas diligentes acuden a la Oficina para efectuar las búsquedas fonética o figurativa, con la finalidad de verificar si la marca a peticionar tiene un antecedente similar o idéntico que impida su registro y, luego de ello, proceden a presentar la solicitud. Sin embargo, terminan recibiendo una resolución que deniega el registro. ¿Qué pasó?
El procedimiento administrativo para el registro de una marca tiene varias etapas que, para efectos prácticos, las voy a resumir en: 1) Examen de Forma, 2) Publicación y 3) Examen de Fondo o de Registrabilidad. Los dos primeros prácticamente son etapas de documentación o de mero trámite, mientras que la tercera etapa es donde el examinador analiza: a) el signo en sí mismo, o, b) el signo en relación con otros. En el primer análisis, el examinador determina si el signo contiene una característica o elemento que lo prohíba llegar al registro (prohibición absoluta); y, en el segundo análisis, el examinador determina si el signo puede coexistir con otros sin afectar el derecho de terceros (prohibición relativa).
Las prohibiciones absolutas están estipuladas en el artículo 135° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Dicho texto legal señala que no podrán acceder al registro marcario aquellos signos que carezcan de representación gráfica y/o aptitud distintiva y/o distintividad; sean de genéricos y/o descriptivos; contengan formas usuales y/o ventaja funcional o técnica; sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres; contengan una denominación de origen; entre otros.
Por otro lado, las prohibiciones relativas las encontramos en el artículo 136° de la referida norma legal y señalan que no podrán registrarse los signos que sean idénticos o semejantes a signos (marcas, lemas comerciales, nombres comerciales) de terceros generando riesgo de confusión o de asociación; los signos que sean idénticos o semejantes a signos (marcas, lemas comerciales, nombres comerciales) de terceros generando riesgo de confusión o de asociación donde el solicitante sea un representante o distribuidor; los signos que afecten la identidad o prestigio; los signos que afecten la propiedad industrial o derecho de autor de un tercero salvo consentimiento; entre otros.
Como se puede apreciar, la ausencia de análisis de estas prohibiciones al registro de marca, genera que muchas veces se les notifique a los peticionarios una denegatoria debido a una prohibición que pudo haberse advertido con anticipación. Entonces, se puede concluir que no es suficiente tener un reporte de búsqueda de antecedentes de marcas, sino también realizar un examen de viabilidad que evalúe si una marca contiene alguna de la prohibiciones legales señaladas en los párrafos anteriores.
Alexander Trujillo 